Introducción al trabajo titulado «Las marcas de éxito y los factores de riesgo que la amenazan». Una vez fijado el objetivo del mismo, que es analizar en profundidad los factores de riesgo que amenazan a las marcas notorias y renombradas, expondremos la metodología usada para el estudio y análisis de los diferentes conceptos y figuras que aparezcan.
LAS MARCAS DE ÉXITO Y LOS FACTORES DE RIESGO QUE LAS AMENAZAN
1.- INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas se ha venido dando un proceso de globalización a nivel mundial que ha afectado de manera importante al derecho de marcas. Como consecuencia de ello, desde el Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883 (CUP)1, que fue el primer texto importante a nivel internacional en lo que a propiedad industrial se refiere, se han venido sucediendo una gran cantidad de normas y jurisprudencia sobre marcas tanto a nivel comunitario e internacional como nacional. En el ámbito comunitario este período se ha culminado con la actual Directiva 95/2008/CE (DM)2 y el Reglamento (CE) 207/2009 (RMC)3. En lo que respecta a nuestro país, es necesario destacar la Ley española de Marcas de 2001 (LM)4.
Pese a que históricamente se han dictado una gran cantidad de normas sobre la materia, la legislación comunitaria apenas ha hecho referencia expresa a la marca notoria ni a la renombrada. En ella no se ha dado un concepto de marca notoria, mientras que la marca renombrada ni siquiera aparecía. Únicamente se reconocía una protección especial o reforzada para las marcas que gozaban de cierta difusión entre el público. Ello justificaría la confusión y la indeterminación que ha venido acompañando a estos dos conceptos de manera tradicional en el ámbito europeo, donde se usaban como sinónimos.
El primer documento, a nivel europeo, en el que se trata en profundidad la marca notoria, es la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas5. Mediante esta recomendación la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) pretendía adaptarse a los cambios producidos en el ámbito de la propiedad industrial, incorporando nuevas opciones que acelerasen la elaboración de principios internacionales comunes y armonizados, estableciendo las principales funciones que desempeña la marca y recogiendo los derechos exclusivos que se conceden a su titular respecto de las mismas6. Con anterioridad no se tuvo un concepto de marca notoria7, encontrándose los orígenes de la protección en el derecho europeo en los Tribunales alemanes, que con varias sentencias dictadas en los años veinte iniciaron en Europa una corriente jurisprudencial que les otorgaba, en algunos casos, una protección reforzada que sobrepasaba la regla de la especialidad8.
En lo que respecta al ordenamiento jurídico español, la primera norma dedicada exclusivamente a las marcas es la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, que fue derogada por la actual Ley de Marcas de 2001. La citada Ley de Marcas de 1988, en concordancia con las diferentes normativas europeas, no recogía de manera expresa las marcas notorias ni las renombradas, sino que se limitaba a hacer referencia a ellas de manera indirecta en varios artículos9. Será la vigente Ley de Marcas la que regule y distinga entre las marcas notorias y renombradas, derivada de la trasposición de la Directiva 89/104/CEE. Así la propia LM en su exposición de motivos reconoce que se establece por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada y además se fija el alcance de su protección. Sin embargo, en la protección de las marcas de éxito, por notorias o renombradas, persiste cierta confusión a pesar de una mayor concreción legal.
El objetivo de este trabajo es analizar en profundidad los factores de riesgo que amenazan a las marcas notorias y renombradas, ya que el conocimiento de los mismos es fundamental para poder evitar que pierdan su valor en el mercado o, incluso, que se extingan definitivamente a pesar del esfuerzo, trabajo e inversión realizada por el titular de estas marcas. La importancia de este punto radica en que todos los factores de riesgo de la marca tienen un elemento común, y es que todos ellos suponen un perjuicio para las marcas notorias y renombradas, por lo que todo titular de una marca de este tipo debería evitar que se den. Por ello, cuando se realice el estudio de cada uno de los factores de riesgo de la marcas de éxito, se aportarán una serie de comportamientos y acciones que el propietario de la marca puede llevar a cabo para proteger su signo y evitar que éste pierda fuerza en el mercado. La especial dedicación y tratamiento de gran parte de este trabajo a dichos factores está más que justificada si observamos la complejidad de los conceptos, en los que se integran gran cantidad de figuras cuya definición y contornos son debatidos en la doctrina, con posturas en ocasiones opuestas y contradictorias.
Para poder analizar cada uno de los factores de riesgo de las marcas notorias y renombradas, nos hemos aproximado previamente a ambos conceptos, a los rasgos que las caracterizan y a los requisitos que deben poseer para alcanzar dicho estatus. Como hemos visto, la diferenciación entre ambas no es clara ni en las normas, ni en la doctrina, ni en la jurisprudencia.
Disponiendo ya de las pautas para delimitar ambos conceptos, veremos cómo se protege este tipo de marcas. Para ello realizaremos una comparativa de los diferentes tipos de protección que reciben las marcas ordinarias, las marcas notorias y las marcas renombradas, haciendo hincapié en las consecuencias y repercusión que tendría el no registro de una marca.
En lo que respecta a la metodología, para el estudio y análisis los diferentes conceptos y figuras que aparezcan, se utilizará en la medida de lo posible un patrón similar: en primer lugar, veremos la regulación de las figuras en la ley; posteriormente, se conceptuarán las figuras; más tarde se expondrá la postura que respecto de las mismas han adoptado los diferentes autores; y por último se analizará la jurisprudencia a la que han dado lugar esas figuras. Las marcas ordinarias, en general, y las marcas de éxito, en particular, se caracterizan por haber dado lugar a una casuística rica y variada, por lo que conforme se han ido analizando las diferentes figuras se han introducido, en la medida de lo posible, ejemplos recogidos en jurisprudencia reciente que ilustren el tema tratado y faciliten su comprensión.
Actualmente, el núcleo legislativo del derecho de marcas está integrado por la Ley 17/2001, la Ley de Marcas, siendo objeto de desarrollo reglamentario por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio. En lo que respecta al ámbito comunitario, coincide la ley española con la Primera Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre y el Reglamento de la marca comunitaria 40/94, de 20 de diciembre de 199310. Tanto la Primera Directiva 89/104/CEE como el Reglamento de la marca comunitaria 40/94 (RMC) han sido codificados por la Directiva 2008/95/CE y el Reglamento (CE) 207/2009. Por ser estos los más actuales, será a los que se haga referencia a lo largo del trabajo, aunque hay que señalar que estos dos nuevos textos no introdujeron cambios relevantes en lo que a las marcas notorias y renombradas se refiere, siendo sus predecesores los que introdujeron cambios significativos y en los que está inspirada la norma española.
Como normas básicas, al analizar los diferentes conceptos en este trabajo se usarán tanto la normativa europea como la LM y la ya derogada Ley de Marcas de 1988. Esta alusión a la anterior Ley de Marcas es necesaria en ocasiones en la medida en que la actual Ley de Marcas mantiene los principios fundamentales de la anterior11, por lo que en ocasiones será interesante la comparación de ambos textos legales para señalar las posibles semejanzas y diferencias entre ellos.
1 Revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Whashington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.
2 Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
3 Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.
4 Ley 17/2001, de 7 diciembre, de Marcas (BOE núm. 294 de 08 de Diciembre de 2001).
5 Aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI (20 a 29 de septiembre de 1999).
6 Estos principios básicos de la propiedad intelectual, y más concretamente de las marcas, son puestos de manifiesto en la publicación de la OMPI Nº 895(S), ISBN 978-92-805-1615-9, pp. 14-16.
7 Hasta el año 1999 con la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas de la OMPI.
8 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Estudios sobre la protección de la marca renombrada, Ed. Marcial Pons, 2014, p.15.
9 Véase artículos 12.1.c) y 13.c) LM 1988.
10 PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A., Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la competencia, Ed. Marcial Pons, 2008, p. 24.
11 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Consideraciones generales sobre la nueva Ley de Marcas de 2001”, en AA.VV, Comentarios a la Ley de Marcas, Ed. Aranzadi, p. 71.
ABREVIATURAS
CEE Comunidad Económica Europea.
DM Directiva de Marcas 2008/95/CE.
CUP Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883.
FIFA Fédération Internationale de Football Association.
LM Ley de Marcas española de 2001.
OAMI Oficina de Armonización del Mercado Interior.
OEPM Oficina Española de Patentes y marcas.
OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
TJCE Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Julio de 2015.
© Alberto Díaz Hurtado, Abogado (autor)
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