Marcas notorias y marcas renombradas: delimitación conceptual

Diferentes de las marcas genéricas son las marcas notorias y las marcas renombradas, que cuentan con un conocimiento relevante dentro del sector económico al que pertenecen o entre el público en general. No obstante, éstas dos últimas nunca han tenido una diferenciación clara y precisa. Por ello, nos encargamos de su delimitación conceptual.

LAS MARCAS DE ÉXITO Y LOS FACTORES DE RIESGO QUE LAS AMENAZAN

 

3.- MARCA NOTORIA VERSUS MARCA RENOMBRADA

 

3.1. Delimitación conceptual

 

Como tuvimos ocasión de ver anteriormente, las marcas genéricas podían ser definidas como aquellas que no tienen un especial conocimiento ni dentro del sector económico al que pertenecen ni entre el público en general. En este tipo de marcas se dan las funciones apuntadas anteriormente, y se encuentran sometidas a los principios de territorialidad y especialidad, además de ser necesario su registro para poder adquirir los derechos sobre las mismas. No obstante, distintas de estas marcas genéricas son las marcas notorias y las marcas renombradas, que cuentan con un conocimiento relevante dentro del sector económico al que pertenecen o entre el público en general. Como consecuencia de esta especial difusión presentan ciertas particularidades que veremos a continuación.

El factor fundamental para diferenciar entre una marca genérica, notoria o renombrada es el grado o difusión de su conocimiento entre el público. Así, en términos generales y a modo de introducción, cuando el público de un determinado sector del mercado conozca una marca, estaremos ante una marca notoria. Por otro lado, cuando la marca sea conocida por el público con carácter general y no sólo en un determinado ámbito o sector, estaremos ante una marca renombrada. En otras palabras, el factor determinante a tener en cuenta es el conocimiento generalizado, sin importar si dicho conocimiento se debe o no a una buena calidad de los productos o servicios. Pero medir ese conocimiento generalizado no resulta una tarea fácil, por lo que tanto el legislador como la jurisprudencia se han esforzado en fijar una serie de pautas para saber cuándo se ha alcanzado ese conocimiento generalizado y que analizaremos más adelante.

De lo dicho hasta ahora podría pensarse que aunque existe una gran proximidad conceptual entre la marca notoria y la renombrada, la distinción entre ambas es poco compleja. No obstante, trazar la línea a partir de la cual la difusión y la aceptación de la marca sobrepasan la notoriedad para convertirse en una marca renombrada es sumamente complicado en la práctica. Y trazar dicha línea tiene una vital importancia, ya que las consecuencias de aplicar a una marca uno u otro estatus son diferentes¹.

Pese a que las marcas notorias y renombradas son actualmente una pieza importante dentro del Derecho de marcas, tradicionalmente ambos conceptos nunca han estado bien delimitados y diferenciados. A ello hay que añadir que el concepto de «marca renombrada» ha sido creado fundamentalmente por la doctrina y no se hacía referencia al mismo en los textos legales hasta hace pocos años. Esto significa que anteriormente, como ocurría con la Ley de Marcas de 1988, sólo aparecía el concepto de «marca notoria», y bajo ese término se englobaban los dos conceptos.

Como consecuencia de esta situación se han generado una serie de problemas en lo que respecta a los conceptos, distinción y tratamiento jurídico que debían recibir tanto la marca notoria como la renombrada.

A día de hoy, no existe una definición como tal del concepto de marca notoria en la legislación comunitaria. Tanto la DM² como el RMC se limitan a hacer referencia a la marca notoriamente conocida cuando aluden a los motivos de denegación del registro de una marca y a los derechos exclusivos que confiere³. Esto sucede en el artículo 8.5 RMC, donde se establece como motivo de denegación de una marca comunitaria la existencia anterior de una marca notoriamente conocida. Hay que apuntar que este artículo puede dar lugar a confusión, ya que en la versión española del mismo se hace referencia a la marca «notoriamente conocida», mientras que en la versión inglesa se habla de la marca «que tiene reputación»⁴. Esta confusión sería consecuencia de la diversidad de términos utilizados en las distintas traducciones utilizadas en los textos europeos para hacer referencia a las marcas de éxito, que no hacen más que generar una incertidumbre en torno a los límites de las mismas. Por otra parte, el artículo 9.1 c) RMC protege la marca notoria con el límite del principio de especialidad. Es decir, el titular de una marca solo puede impedir su uso por un tercero si la marca comunitaria es una marca renombrada y notoriamente conocida⁵.

Sí que encontramos esa definición de marca notoria en la actual Ley de Marcas española, que entiende por marca o signo comercial notorio el que «por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial» (artículo 8.2 LM).

Es una cuestión pacífica el hecho de que una marca se considerará notoria cuando sus productos sean conocidos de manera general por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, ya que así lo establece la ley. La problemática surge a la hora de fijar los criterios o elementos que se van a tener en cuenta para medir ese conocimiento por parte del público. Pese a la gran importancia de los mismos, en la ley se alude a ellos de una manera muy superficial, y en base a la definición antes dada podrían clasificarse en dos tipos⁶:

• Elementos cuantitativos: como son el volumen de ventas, la publicidad de la marca, su tiempo de uso, el alcance geográfico o los resultados obtenidos a través de encuestas y sondeos.

• Elementos cualitativos: aquí se tienen en cuenta una serie de factores sociales o emocionales asociados a la marca, como por ejemplo el prestigio o valor alcanzado por ésta en el mercado.

Aunque es más que evidente la insuficiencia con la que se regulan estos elementos en la LM, el texto español se inspiró para incluir los mismos en la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas⁷. Con este texto, la OMPI intentó adaptarse a los cambios producidos en el ámbito de la propiedad industrial, incorporando nuevas opciones que acelerasen la elaboración de principios internacionales comunes y armonizados. Es un texto breve, que consta de seis artículos y está dividido en dos partes. En su primera parte, se enumeran una serie de factores o elementos que deberían considerarse a la hora de otorgar a una marca el estatus de notoria en un Estado miembro⁸ (artículo 2), y que son los siguientes:

• El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público

• La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca

• La duración, magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca

• La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca

• La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes

• El valor asociado a la marca

Hay que dejar claro que esta Recomendación de 1999 elaborada por la OMPI no es más que una guía que proporciona a los jueces y tribunales una serie de pautas para determinar cuándo una marca alcanza la categoría de notoria. Por tanto, el hecho de que una marca no reúna alguno de estos elementos no será obstáculo para que pueda ser calificada como notoria.

Ejemplo de la utilización de estas pautas es la Sentencia del Tribunal Supremo 2330/2013, de 6 de mayo. En la citada sentencia, el tribunal consideró acreditada la notoriedad de la marca AQUABONA en el sector de las aguas minerales debido a la gran comercialización y al patrocinio de determinados eventos deportivos, así como la publicidad y la inversión de un importante presupuesto en promoción de la marca mediante canales, propaganda exterior y divulgación en revistas.

La escasez de una regulación pormenorizada del concepto y de los elementos a tener en cuenta para determinar los casos en los que estamos ante una marca notoria o renombrada, ha hecho necesario que los tribunales se pronuncien en repetidas ocasiones sobre la cuestión.

En el ámbito europeo destaca la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 6 de octubre de 2009⁹. En ella el Tribunal establece que el concepto «notoriamente conocida» supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente, es decir, aquel que esté interesado por la marca, que dependerá del producto o servicio comercializado. Es por esta razón que no puede exigirse que la marca sea conocida por un determinado porcentaje fijo del público así definido, sino que para examinar si se alcanza o no la notoriedad, el juez nacional tiene que tener en cuenta todos los elementos pertinentes de los autos, correspondiendo al mismo comprobar si la marca objeto de controversia es conocida por una parte significativa del público interesado en los productos que ampara.

En España, en el mismo sentido que la anterior, hay que hacer referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo 505/2012, de 23 julio. En esta sentencia el Supremo recoge la doctrina sentada en la anterior europea, aunque la española incluye un elemento al que no hacía referencia la europea, como es la Recomendación de la OMPI de 1999 citada anteriormente. Así, tras hacer referencia literal a los criterios de la misma que fueron expuestos anteriormente, se hace hincapié en que éstos son pautas que sirven para ayudar a la autoridad competente a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida. En suma, no es necesario que concurran todos ellos y, además, pueden ser tenidos en cuenta otros factores distintos a los recogidos por la Recomendación de la OMPI. En este mismo sentido se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Alicante en su Sentencia 390/2013 de 10 de octubre¹⁰.

El hecho de que a la hora de valorar si una marca goza de notoriedad en un determinado sector no se pueda determinar un porcentaje fijo del púbico ha generado una gran diversidad en las resoluciones que calificarán una marca de una manera u otra dependiendo de cada caso concreto. Veamos dos supuestos referentes al sector de la moda. En el primero de ellos, el Tribunal Supremo en su Sentencia 6092/2013, de 19 de diciembre, se inclinó por reconocer la notoriedad de la marca BOSS dentro del sector específico de la ropa y los complementos, ya que goza de un alto nivel de ventas y prestigio en el sector. Para dicho tribunal, los productos de esta marca son considerados de lujo, y son expuestos en el mercado con un diseño singular que les impone un estilo propio y común a toda la gama. Caso contrario lo encontramos en la Sentencia del Tribunal Supremo 2535/2014, de 30 de junio. En ella, la conocida artista Bimba Bosé pretendía que se reconociese la notoriedad de su marca BIMBA para identificar productos del mundo de la moda. Sin embargo, el tribunal no consideró acertado calificar dicha marca como notoria en el referido sector, ya que en todo caso el conocimiento público que se alegaba se refería a la persona que utiliza el nombre de Bimba bosé, y no a la marca BIMBA.

Al igual que ocurría con la marca notoria, la definición del concepto de marca renombrada ha generado muchísimos debates y problemas entre la jurisprudencia y la doctrina especializada. Estos problemas tienen su origen entre otros factores en la gran variedad terminológica que se usa en las diferentes versiones lingüísticas de los textos comunitarios cuando se refieren al tipo de marcas que merecen una protección ampliada con respecto a las marcas ordinarias¹¹.

En Europa no existe en los textos legales ninguna definición de marca renombrada, por lo que nuevamente debemos acudir a la legislación española para encontrar la primera definición de estas marcas que gozan de renombre. Más concretamente, esta definición se encuentra en el artículo 8.3 LM, al establecer que «cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades». Esta distinción entre marca notoria y renombrada realizada por la LM tiene su origen en la tradicional distinción que había dominado en la doctrina española, que era apoyada por las normas internacionales y la jurisprudencia del TJCE¹².

Como se puede observar en la definición, no existen apenas diferencias respecto a la marca notoria, por lo que ya se pone de manifiesto en la propia ley que no se puede establecer una distinción clara y absoluta entre la notoriedad y el renombre de una marca. El único elemento que varía es su grado de difusión o conocimiento entre el público. En la noción de marca notoria que vimos anteriormente se incluyen en la ley referencias a otros datos aparte de dicha difusión, como son el volumen de ventas, duración, intensidad, etc. Sin embargo, cuando se define la marca renombrada, sólo se refiere la ley al conocimiento por el público. Es decir, el dato fundamental que define una marca como renombrada, es su alto nivel de difusión entre el público en general. Es cierto que para probar esa alta difusión se pueden tener en cuenta elementos como el volumen de ventas o el alcance geográfico de su uso, pero la misma también se puede probar por cualquier otro método. Así, aunque una determinada marca no tenga un nivel de ventas alto, puede ser considerada como renombrada si a pesar de ello es conocida por el público en general¹³. No obstante, este supuesto es excepcional, ya que normalmente un elevado nivel de ventas lleva aparejado un alto nivel de difusión y conocimiento por parte del público.

Así, para determinar cuándo estamos ante una marca renombrada, se deben usar como guía los elementos o criterios que se citaron en el punto anterior para las marcas notorias, solo que para que una marca pueda alcanzar la consideración de renombrada ha de ser conocida suficientemente por una parte significativa del público relevante para los productos o servicios amparados por la marca en el territorio considerado, público que será mayor o menor en función de los productos o servicios diferenciados por la marca. Esto se traduce en que en algunos casos se exigirá que la marca sea conocida por la generalidad del público y en otros por un público algo más especializado, aunque dentro de esa generalidad que caracteriza a las marcas renombradas.

Lo afirmado anteriormente se puso de manifiesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 junio 1999¹⁴, donde se estableció que para determinar el carácter distintivo de una marca, el tribunal nacional debe apreciar de manera global la mayor o menor aptitud de cualquier marca para identificar los productos o servicios para los que fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y distinguiéndolos de los de otras empresas. Pero para llevar a cabo la apreciación del carácter distintivo de la marca, se pueden tomar en consideración las cualidades intrínsecas de la misma. Por tanto, se llega a la conclusión de que no puede indicarse de forma general un porcentaje determinado a partir del cual se considere que una marca tiene un fuerte carácter distintivito en lo que se refiere al grado de conocimiento de la marca entre los consumidores, observando aquí una similitud con la marca notoria.

Un ejemplo de marca renombrada lo encontramos en la española ZARA, perteneciente a la entidad mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX). Así, en su Sentencia 2156/2014, de dos de junio, el Tribunal Supremo consideró como renombrada a la citada marca, ya que goza de una gran importancia económica y un conocimiento generalizado por su difusión en el mercado tanto nacional como internacional. Este conocimiento se extiende más allá del ámbito de la moda debido al amplio número de clases de productos y servicios a que se extiende y al amplio sector de consumidores actuales o potenciales de la misma. Además, el Tribunal consideró que la marca reunía todas las circunstancias para que pueda ser considerada como renombrada, ya que en ella confluyen tanto elementos cuantitativos (amplia difusión y conocimiento) como cualitativos (relación diseño/calidad/precio de los productos). Es por ello que el prestigio, reputación y conocimiento de que goza la convierte en una marca renombrada.

La falta de determinación de unos contornos claros y precisos en la legislación y la gran complejidad de los conceptos, ha provocado que los distintos autores especializados se pronuncien e intenten diferenciar ambos tipos de marcas. Para algunos, la marca notoriamente conocida constituye una categoría superior o genus en el que se encuadra (como species calificada) la marca renombrada, siendo ésta un tipo individualizado de la marca notoriamente conocida. La renombrada sería aquella que además de ser conocida por los círculos interesados correspondientes, suscita en los mismos fundadas y razonables expectativas acerca de la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca. Es decir, la marca renombrada se caracteriza precisamente por ser portadora de un elevado goodwill que se apoya en el alto nivel de calidad de los productos o servicios, en la eficaz política publicitaria de su titular y en la propia fuerza atractiva o selling power del signo constitutivo de la marca¹⁵. En suma, afirman los defensores de esta tesis que para delimitar de manera adecuada las figuras de marca notoria y marca renombrada hay que conjugar dos criterios: un criterio cuantitativo consistente en establecer si el signo es notoriamente conocido por el público interesado, y un criterio cualitativo consistente en determinar si el signo goza de prestigio o buena fama entre dicho público.

En lo que a nosotros respecta, consideramos como la más adecuada la teoría expuesta anteriormente, considerando las marcas renombradas como un subtipo especializado de las marcas notorias¹⁶. Esto es así porque una marca notoria no tiene porqué ser siempre una marca renombrada, pero una marca renombrada si tiene que ser siempre una marca notoria. Es decir, el hecho de que una marca sea conocida por la generalidad del público implica que ésta a su vez también sea conocida por el sector del público pertinente al que va dirigida.

A esta postura se han opuesto otros autores, para quien el elemento cualitativo existe y merece protección jurídica, pero es discutible su idoneidad para distinguir la marca renombrada de la notoria (en la que también concurren aspectos cualitativos, aunque de menor intensidad) y como requisito para reconocer el renombre. Es decir, los elementos cualitativos de la marca renombrada no deben formar parte de su delimitación, que debería basarse en elementos más bien cuantitativos, sin ignorar por ello la importancia de los aspectos cualitativos de la marca renombrada, ni limitar su protección a las exigencias de la función indicadora de la precedencia empresarial. En suma, esta faceta cualitativa, acreditada por la dimensión cuantitativa, se protegerá prestando atención a su intensidad, y en atención a las otras funciones de la marca¹⁷. Al respecto nosotros creemos que para que una marca sea conocida por la generalidad del público, además de alcanzar una cantidad considerable de ventas y realizar una buena labor publicitaria, debe reunir una serie de elementos cualitativos positivos como son la calidad y fiabilidad de los productos, ya que éstos son elementos indispensables a la hora de despertar en los consumidores ese conocimiento generalizado de la marca.

Aunque la marca renombrada se caracterice por tener un importante grado de difusión en el público y alcanzar un alto prestigio debido a la calidad de los productos o servicios que identifica, esto no siempre es así, ya que hay casos en los que el renombre no siempre tiene que vincularse a la calidad de los productos¹⁸. Esto es así porque la vinculación de la difusión de la marca a la calidad del producto dependerá del tipo de producto con el que se identifica la misma. Es decir, si la marca identifica productos de gran consumo, esos productos no siempre denotan un alto grado de calidad, pero al tratarse de productos de consumo masivo, la marca que los identifica goza de un algo grado de conocimiento en el público, y esta última circunstancia provoca el renombre de la marca. Caso opuesto es el de los productos de coste superior y que tienen un coste más restringido. En estos casos, la fuerza atractiva de la marca es de vital importancia y aunque el signo se destine a un público minoritario por tratarse de productos de alto coste, las marcas gozan de fama y prestigio en el mercado.

Estos dos supuestos específicos apuntados anteriormente llaman especialmente la atención, ya que son excepciones a la regla general, por lo que creemos oportuno resaltarlos. Aquí observamos como ya no sólo los elementos cuantitativos y cualitativos a los que se ha hecho referencia son determinantes a la hora de otorgar el estatus de renombrada a una marca, sino que también pueden intervenir otros factores. Esto acrecienta la complejidad a la hora de fijar los contornos de ambos conceptos y confirma la necesidad de estar a cada caso concreto para ver si nos encontramos ante una marca notoria o renombrada.

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