Protección especial de las marcas notorias y renombradas

¿Por qué se debe dar una protección especial de las marcas notorias y renombradas? Una posible respuesta sería por la necesidad de amparar la mayor capacidad distintiva de las mismas con el objetivo de que no se pueda llevar a error a los consumidores. Analizamos igualmente la relevancia del registro en la protección de estas marcas.

LAS MARCAS DE ÉXITO Y LOS FACTORES DE RIESGO QUE LAS AMENAZAN

3.- MARCA NOTORIA VERSUS MARCA RENOMBRADA

3.2.- Protección especial de las marcas notorias y renombradas. Relevancia del registro en la protección de las marcas notorias y renombradas

El derecho que un empresario obtiene sobre una marca es un derecho de exclusiva que tiene unas características peculiares si se compara con el de otras creaciones industriales. El titular de la marca no ejerce un señorío absoluto sobre el signo, sino que lo que ejerce es un señorío sobre los productos o servicios para los que está registrada la marca¹. Es decir, no puede oponerse frente a todos en la utilización de la marca, sino que solamente puede oponerse frente a los que utilicen la marca en productos idénticos o semejantes. Por tanto, y como norma general, el ius prohibendi que otorga la ley al propietario de la marca para impedir la utilización de la misma se extiende sólo a una determinada clase de productos o servicios, no a todos los productos que se identifiquen con la misma marca. Es el denominado principio de especialidad, que rige de manera general en el derecho de marcas, y al que ya hemos hecho referencia anteriormente.

Por tanto, el ius prohibendi dependerá de la regla de la especialidad. En otras palabras, el titular de la marca puede ejercitar las acciones que le otorga la Ley de Marcas para la protección de su derecho cuando se ha producido por parte de un tercero la utilización de marcas semejantes que induzcan a error. Esta sería la regla general para las marcas ordinarias. No obstante, cabría preguntarse llegados a este punto si las marcas que gozan de una mayor difusión y conocimiento por el público que las ordinarias, como son las notorias o renombradas, merecen una protección que vaya más allá del principio de especialidad.

Efectivamente, es aceptado de manera unánime en la doctrina y la jurisprudencia² que tanto la marca notoria como la renombrada, al gozar de una aceptación y difusión superiores a las de las marcas ordinarias, requieren un mayor grado y alcance de protección. No obstante, aunque se reconoce la necesidad de sobreproteger las marcas que han obtenido cierto éxito, la protección de las mismas históricamente ha sido nula o muy escasa en los textos legales. Es por ello que tuvieron que ser los tribunales los que se encargasen de proteger este tipo de marcas.

La protección reforzada de estas marcas está más que justificada, ya que se hace necesario amparar la mayor capacidad distintiva de las mismas con el objetivo de que no se pueda llevar a error a los consumidores. Cuanto más fuerte sea una marca, mayor probabilidad hay de que el empleo de la misma o de marcas semejantes produzca una confusión a los consumidores. Y esa confusión se produciría cuando un tercero no autorizado usa la marca, ya que puede hacer pensar al público que los bienes y servicios proceden de la empresa titular de la marca renombrada o que los productos tienen una determinada calidad que realmente no poseen. A esto se le suma el hecho de que la utilización fraudulenta de una marca que goce de cierto prestigio puede perjudicar enormemente a los consumidores, ya que éstos no van a tener la correspondiente garantía posventa e indemnización por daños que tendrían los productos pertenecientes a las marcas notorias o renombradas.

Lo que principalmente se tiene en cuenta por el ordenamiento jurídico a la hora de proteger este tipo de marcas es el valor que la misma se ha ganado en el mercado como consecuencia de su uso continuo y su buen hacer, ya que normalmente esto conlleva realizar importantes inversiones en publicidad y para garantizar la calidad de sus productos. Con ello se pretende evitar el aprovechamiento indebido por parte de terceros de la notoriedad o renombre de la marca.

En suma, la protección reforzada de las marcas que gozan de notoriedad o renombre se justifica por tres razones³:

• Para proteger al consumidor, evitando el riesgo de confusión o error sobre el origen del producto

• Para proteger al empresario o titular de la marca, impidiendo que el tercero que hace uso ilícito de la marca obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la misma

• Para proteger el sistema de marcas, intentando que la marcas notorias y renombradas puedan cumplir las funciones que se le otorgan a las mismas

Ahora bien, aunque tanto la marca notoria como la renombrada gozan de la protección reforzada a la que se hacía referencia anteriormente, tienen distintos niveles de protección dentro de la misma, por lo que se analizarán por separado.

En lo que respecta a la marca notoria, la cuestión es si su protección abarca los productos o servicios para los cuales está registrada o si también se extiende a productos o servicios que no están recogidos por ella. La respuesta a esta cuestión la encontramos en el artículo 8.3 LM, donde se establece que la protección alcanzará productos de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. Por tanto, se admite que la protección de la marca notoria no sólo se limite a los productos o servicios que ampara la marca, sino que también abarcará productos y servicios relacionados. Incluso podría llegar a abarcar todo tipo de productos o servicios, pero esto dependería del grado de conocimiento de la marca notoria. Por su parte, en la marca renombrada la protección siempre va más allá de la regla de la especialidad. Es decir, no habrá que estar a la simple identidad de los productos o servicios, sino que por la mera posibilidad de que exista riesgo de confusión ya es suficiente para que peligre su buen nombre o su fama⁴.

La protección reforzada de las marcas notorias y renombradas goza de una gran importancia. Esta cuestión se puso de manifiesto cuando, ante la falta de una regulación que protegiera de manera efectiva este tipo de marcas en la anterior Ley de 1988, se empezó a acudir a la Ley de Competencia Desleal⁵, ya que algunas de sus disposiciones permitían al titular de una marca defender sus intereses.

Hemos visto que las marcas de éxito gozan de una mayor protección que las ordinarias, protección que está justificada por el mayor riesgo de confusión entre el público. Pero, ¿cómo afecta el registro a esta protección especial de las marcas notorias y renombradas? De manera general, y como se establece en el artículo 2.1 LM, el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere una vez se ha realizado el registro válidamente y de conformidad con las disposiciones de la Ley. Esto quiere decir que el titular de una marca ordinaria no tendrá ningún derecho sobre un determinado signo si no lleva a cabo el registro, tanto a efectos de oposición a una solicitud de registro por tercero como para la nulidad de una marca posterior o para establecer la violación del derecho exclusivo⁶.

Una de las consecuencias de la protección reforzada de las marcas de éxito es que se rompe con el principio de especialidad⁷ y se las protege aunque no estén registradas, supliendo así la notoriedad o el renombre el requisito del registro para adquirir el derecho exclusivo sobre la misma. Esta protección que se le da a la marca notoria no registrada se fundamenta en el artículo 6 bis CUP, al que hacen referencia los artículos 6.2.d) y 34.5 LM. En el primero de los artículos la LM recoge una causa de denegación relativa del registro de la marca, consistente en prohibir el registro de las marcas que a la fecha de solicitud de la marca en examen puedan generar riesgo de confusión con otras que sean notoriamente conocidas en España, aunque no estén registradas. Por tanto, en base a este artículo, la notoriedad de una marca en el sentido del artículo 6 bis CUP incide en la nulidad del derecho sobre la marca, pudiéndose invocar dicha nulidad relativa de una marca igual o semejante posteriormente registrada para los mismos productos o servicios. Pero además, el artículo 34.5 de la LM⁸ otorga un derecho que el titular de una marca notoria puede hacer valer mediante el ejercicio de las acciones de defensa del derecho sobre la marca.

Por tanto, el titular de una marca notoriamente conocida o renombrada no registrada podrá: oponerse a que una marca posterior idéntica o semejante para productos idénticos o similares acceda al registro; reclamar ante los tribunales la nulidad de la marca incompatible con la suya; y prohibir que los terceros utilicen en el tráfico económico un signo idéntico o semejante para productos o servicios similares⁹ sin su consentimiento.

Esta protección que se otorga a las marcas de éxito aunque no estén registradas se pone de manifiesto en varias sentencias de nuestro Tribunal Supremo. En primer lugar, la Sentencia del Tribunal Supremo 850/2005, de 11 noviembre, que afirmó que en lo que respecta al nacimiento del derecho sobre la marca, en España existe un sistema mixto. Es decir, que dicho derecho se adquiere bien por el registro válidamente efectuado, bien por determinadas situaciones que no necesitan tener acceso registral. Y una de esas situaciones se darían cuando se disponga de una marca notoriamente conocida en España, dándose la posibilidad al titular de la misma a «rectificar el registro, mediante el ejercicio, en determinado plazo, de una acción de nulidad de la marca registrada posteriormente, en caso de riesgo de confusión y dentro del principio de especialidad. Para que la acción de nulidad pudiese triunfar con ese apoyo era preciso, entre otros requisitos, que quien pretendiese la anulación del registro confundible fuera usuario de una marca anterior y que la misma fuera notoriamente conocida, en España, por los sectores interesados»¹⁰.

La doctrina apuntada serviría para sintetizar en grandes rasgos la actual situación en lo que a la protección de las marcas notorias y renombradas se refiere. Como consecuencia del sistema mixto utilizado en la legislación española, no sólo podrá defender su derecho sobre la marca aquel que la haya registrado, sino que también se da la posibilidad al titular de la marca de defender su signo cuando, aún sin haberlo registrado, éste goza de una especial difusión o grado de aceptación entre el público, es decir, cuando nos encontremos ante una marca notoria o renombrada.

Y ello se puso de manifiesto en la Sentencia del Tribunal Supremo 1107/2014, de 11 de marzo, que enfrentó a Bacardí España S.A. y a la entidad Dinsa World Wide Destillers S.A. Entre otras pretensiones, la primera de las entidades, titular de la marca BOMBAY SAPPHIRE (cuya notoriedad quedó probada), pretendía que se estimase que el color azul zafiro constituía una marca notoria no registrada a su favor, vulnerada por la segunda de las entidades nombradas, que había llevado a cabo la comercialización de una botella de ginebra llamada GOA con el mismo color. Sin embargo, y pese a reconocer el tribunal que el color azul zafiro puede llegar a adquirir el carácter distintivo por el uso, finalmente no lo estimó en este caso concreto por no haber quedado probada la adquisición de la notoriedad que se pretende de ese color azul zafiro como elemento de la marca BOMBAY SAPPHIRE.

Además de poder acudir a la normativa de marcas para defender los derechos sobre la marca notoria y renombrada no registrada, también se podría optar por la Ley de Competencia Desleal. Así, una de estas vías la encontramos en el artículo 12 de dicha norma, en el que se recogen los actos de explotación de reputación ajena. El titular de una marca renombrada podría acudir a este artículo cuando un tercero usase un signo similar al suyo, ya que es evidente que ese tercero se está aprovechando en beneficio propio e ilícitamente de la reputación obtenida en el mercado por dicho titular. También podrá proteger sus intereses el titular de una marca de éxito acudiendo al artículo 17 de la Ley de Competencia Desleal, que regula la venta a pérdida. Esto quiere decir que la conducta llevada a cabo por un tercero consistente en la venta que tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o un establecimiento ajeno mediante la venta a bajo coste o bajo precio de adquisición, se considerará desleal. La protección de la marca ante esta conducta está totalmente justificada, ya que la misma puede ver perjudicado su prestigio ante los consumidores, que piensan que la bajada del precio es debido a una reducción de su calidad o que simplemente vinculan el prestigio de la fama a su alto precio¹¹.

Esta defensa de la marca mediante la Ley de Competencia Desleal también la observamos en la citada Sentencia 1107/2014, de 11 de marzo, en la que la entidad Bacardí España S.A. entendió que las normas sobre competencia desleal tienen carácter complementario respecto de la legislación especial reguladora de la propiedad industrial, siendo aplicable en supuestos en que no lo sea esta. A ello respondió el tribunal con una doctrina que, a nuestro juicio, resulta aclaradora de la relación entre ambas normas (Ley de Marcas y Ley de Competencia Desleal), por lo que la expondremos a continuación. Según el tribunal, la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa. Dicho principio de complementariedad relativa nos sitúa entre dos puntos: por un parte, la mera infracción de estos derechos no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco debemos guiarnos por un principio simplista de especialidad legislativa¹².

Bajo nuestro punto de vista, sólo se debería acudir a la Ley de Competencia desleal para combatir determinadas conductas que la legislación marcaria no comprenda de manera plena. Por ello, acudir a la legislación de competencia desleal debería reservarse para casos en los que se produce un perjuicio que por presentar unos caracteres específicos es distinto al que se regula como infracción en la legislación de marcas. Con esta relación entre ambas normas se conseguiría una mayor protección para los titulares de las marcas y se les garantizaría una mayor seguridad jurídica, incentivando el esfuerzo por crear marcas de éxito.

Por último nos parece interesante hacer referencia a un supuesto especial que está estrechamente relacionado con la especial protección de las marcas notorias y renombradas, acontecido a raíz del mundial de fútbol celebrado recientemente en Brasil. Así, como requisito para acoger el trofeo organizado por la Fédération Internationale de Football Association (en adelante FIFA), dicho organismo impuso la modificación de la legislación del país organizador con el objetivo de proteger las marcas y los patrocinios, que suponen más del 90% de los ingresos que se obtienen por la citada competición. Esta modificación legal ya se llevó a cabo en Brasil en el año 2012, donde se aprobó un texto legal que establecía medidas relacionadas con las marcas pertenecientes a la FIFA. Concretamente, mediante la ley aprobada, los patrocinadores adquirieron una protección legal especial consistente en otorgar el estatus de marca renombrada a todos los signos registrados que sean propiedad del máximo organismo del fútbol mundial. Además, las empresas que patrocinaban la competición adquirieron automáticamente la categoría de marcas notorias sin necesidad de tener registrados sus nombres comerciales o emblemas en Brasil, obteniendo una categoría especial frente a sus competidores. Todo ello sin que se descarte la consideración de delito del uso indebido de las marcas pertenecientes a la FIFA¹³.

Bajo nuestro punto de vista, el supuesto comentado en el párrafo anterior supone un comportamiento totalmente injusto y que atenta contra la competencia en el mercado. Esto es así porque como hemos tenido ocasión de comprobar las marcas notorias y renombradas gozan de una alta difusión o grado de conocimiento entre el público, ya sea por su alta calidad o por cualquier otro condicionante que desate en el consumidor una serie de sensaciones positivas, lo que denominábamos elementos cualitativos. Normalmente, este alto grado de conocimiento o difusión es consecuencia de una ardua labor del titular de la marca, que con su esfuerzo y dedicación consigue dotar a sus productos de una calidad que tenga como recompensa una buena acogida entre los consumidores. Este esfuerzo y dedicación es merecedor de una protección legal reforzada, y por ello se han venido recogiendo en los diferentes textos legales una serie de mecanismos para asegurar esa sobreprotección. Sin embargo, al otorgar automáticamente mediante imperativo legal el estatus de marca notoria a un signo por el mero hecho de pertenecer a la FIFA se está produciendo un acto tremendamente injusto respecto de aquellos titulares que han conseguido que su marca alcance esa notoriedad con su buena labor.