Parasitismo o free-riding

Las marcas notorias y renombradas obtienen una gran difusión que provoca un incremento de su valor, lo que incita a terceros a aprovecharse ilícitamente de su prestigio o a perjudicar su imagen y reputación. Son los denominados factores de riesgo de la marca, donde se encuadra el parasitismo o free-riding.

LAS MARCAS DE ÉXITO Y LOS FACTORES DE RIESGO QUE LAS AMENAZAN

4.- FACTORES DE RIESGO DE LA MARCA DE ÉXITO

4.3.- Parasitismo o “free-riding”

El concepto de «ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca» –también designado con los términos de «parasitismo» y de «free-riding»– no se vincula tanto al perjuicio sufrido por la marca, sino que está más enfocado a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre¹.

A este concepto de parasitismo también hizo referencia la el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su reciente sentencia de 22 de septiembre de 2011², para determinar en su apartado 89 que en estos casos nos encontraríamos «en la estela de una marca de renombre con el fin de beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y de explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos. Si esto es así, debe considerarse que el provecho obtenido por el tercero es indebido». Es en ese beneficio que obtiene el tercero sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo donde se encuentra el perjuicio al titular de la marca notoria o renombrada.

Este intento de aprovechamiento del carácter distintivo o notorio de una marca se puso de manifiesto en la Sentencia del Tribunal Supremo 2330/2013, de 6 de mayo. En ella se intentó el registro de la marca ACQUABONA para el sector de la instalación, montaje y mantenimiento de máquinas y aparatos para el tratamiento y purificación del agua. Dicha marca era prácticamente idéntica a la marca anterior AQUABONA, que goza de una cierta notoriedad en el sector de las aguas minerales, por lo que se debe optar por un criterio más riguroso en la apreciación de los posibles perjuicios. Es por ello que, para evitarse la posibilidad de aprovechamiento indebido por terceros de la reputación de la marca AQUABONA, se impidió el legítimo acceso al registro de la marca ACQUABONA.

De igual manera que ocurría para los fenómenos de la dilución y la degradación, en el parasitismo o «free-riding» no existen acciones específicas que ejercitar, por lo que el titular de la marca dispone de las acciones recogidas en los artículos 40 y ss LM, que ya fueron analizadas.