Vulgarización de las marcas de éxito

Las marcas notorias y renombradas obtienen una gran difusión que provoca un incremento de su valor, lo que incita a terceros a aprovecharse ilícitamente de su prestigio o a perjudicar su imagen y reputación. Son los denominados factores de riesgo de la marca, donde se encuadra la vulgarización.

LAS MARCAS DE ÉXITO Y LOS FACTORES DE RIESGO QUE LAS AMENAZAN

4.- FACTORES DE RIESGO DE LA MARCA DE ÉXITO

4.4.- Vulgarización de la marca

Hay ocasiones en las que el éxito de una marca puede ser precisamente la causa de su extinción. Efectivamente, la vulgarización suele ser más común en los casos en los que un producto o servicio tiene un gran éxito o es novedoso en el mercado.

Para analizar la vulgarización nos servirá como guía la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008, ya que fue la primera en la que el alto tribunal analizó e interpretó los preceptos donde se regula la vulgarización, declarando la caducidad de una marca por convertirse el signo registrado en la denominación genérica del producto.

Uno de los efectos más importantes que puede tener la vulgarización es la caducidad de la marca. Así, para que a una persona se le conceda la propiedad de un signo o marca tiene que registrarla¹, y para ello es necesario que supere una serie de requisitos de carácter formal en un primer momento. Además, será necesario que con el paso del tiempo cumpla otra serie de requisitos que garanticen las funciones propias de la marca y permita diferenciar determinados productos en el mercado.

Cuando estos requisitos a los que se aludía anteriormente dejan de cumplirse y las marcas ya no cumplen sus funciones en el mercado, el ordenamiento jurídico reacciona privando a su titular de la propiedad de la marca y declarando la caducidad de la misma. Por tanto, como se ha afirmado, «la caducidad de la marca no es más que el instrumento para hacer valer las exigencias que ha de respetar el titular de una marca a fin de asegurar que el signo sobre el que extiende su monopolio respeta las exigencias estructurales que lo configuran como tal y que es usado en el tráfico conforme con los más elementales requisitos que son sancionados para que ese uso se ajuste a las previsiones que determinaron el registro y nacimiento de tal signo distintivo. (…) En definitiva, la caducidad es el expediente a través del cual se asegura un uso concurrencial de la marca»².

La anterior referencia a la caducidad de la marca es importante debido a que tanto en el artículo 12.2.a) DM³ como en el artículo 55.1.d) LM recogen la vulgarización como una de las causas de la caducidad de la marca. Así, ambos textos coinciden en afirmar que se declarará la caducidad de la marca «cuando la misma se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada».

A la vista de lo expuesto, podemos definir la vulgarización como el proceso mediante el cual «un signo que inicialmente denotaba el origen empresarial de un producto o servicio pierde este significado y adquiere uno nuevo que consiste en designar en el comercio los productos o servicios del mismo género al que pertenece el producto o el servicio originariamente identificado por el correspondiente signo en atención a su origen empresarial»⁴. Por tanto, cuando una marca se vulgariza, «supone una alteración funcional de carácter radical de la marca, en cuanto que supone la pérdida del significado de la marca que era indicativo del origen empresarial de los productos y servicios distinguidos con ella. De este modo, en virtud de la vulgarización, el signo ya no identifica el origen empresarial del producto sino, antes bien, al género al que pertenece ese producto. Se entenderá, en consecuencia, que el monopolio que asistía al titular marcario carezca entonces de justificación y deba recaer, pues –en caso contrario- se estaría atribuyendo un derecho de exclusiva en relación con un signo genérico que identifica al producto y no a su origen empresarial»⁵.

En suma, la vulgarización es una figura importante y de gran incidencia en la práctica, que tiene como consecuencia la declaración de caducidad de una marca⁶. Por tanto, su inclusión en los textos normativos europeos y españoles está más que justificada, ya que cuando se produce esta vulgarización se está eliminando la función más importante de que dispone una marca, como es su capacidad para indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios.

Hay que matizar que existen dos sistemas diferentes para determinar la caducidad de la marca como consecuencia de su vulgarización antes de examinar los presupuestos que han de darse para que un signo o marca se considere vulgarizado.

En primer lugar nos encontramos con un sistema objetivo para el cual la vulgarización y caducidad de la marca depende única y exclusivamente de los consumidores. Es decir, serán ellos con sus hábitos y sus conductas los que contribuyan a la vulgarización mediante el uso habitual de la marca como denominación de un género de productos. Este sistema resulta perjudicial para el titular de la marca, ya que no le ofrece la posibilidad de llevar a cabo acciones para defender su derecho sobre la misma. En segundo lugar nos encontramos un sistema subjetivo o mixto en el cual para que se produzca la caducidad por vulgarización, además de la conversión del signo en la designación usual de un género de productos o servicios, es necesario que dicha conversión se haya producido como consecuencia de la actividad o inactividad del titular de la marca.

En opinión de algunos autores el sistema más adecuado sería el mixto, ya que ofrece al titular de la marca la posibilidad de defender sus intereses⁷. Nosotros debemos posicionarnos también a favor de este sistema mixto, ya que optar por un sistema objetivo supondría privar de protección a aquellos titulares de la marca que ha conseguido hacerse un hueco importante en el mercado y conseguir una amplia difusión entre el público a base de un esfuerzo por mantener la calidad de sus productos o servicios y un esfuerzo económico en publicidad. Tampoco podríamos inclinarnos por un sistema subjetivo, ya que esto supondría dejar exclusivamente en manos de los titulares de la marca la posibilidad de que su signo se convierta en la designación genérica de un producto. En definitiva, creemos que lo más adecuado sería optar por un sistema en el que entren en juego los intereses tanto de los consumidores como de los titulares de las marcas, y ello solo es posible en un sistema mixto.

El sistema mixto es el que encontramos presente tanto en el Derecho europeo de Marcas como en la legislación española⁸. No obstante, pese a ser un sistema mixto, en nuestro ordenamiento se da una predominancia del carácter subjetivo frente al objetivo, ya que la vulgarización debe tener su origen en el titular de la marca, que con su conducta provoca o incita a la conversión de su marca en una denominación usual del producto o servicio. No obstante, el que concurra este presupuesto de carácter subjetivo no es un elemento necesario para declarar la caducidad del signo. En otras palabras, debe concurrir la conducta activa o pasiva por parte del titular del signo, pero no es un elemento de carácter excluyente para determinar la caducidad, sino que hay que observar otros factores que pueden ser ajenos al titular de la marca, como puede ser el comportamiento de los consumidores orientado al uso del signo como designación genérica de un determinado producto. Esto se pone de manifiesto en el fundamento jurídico 3º de la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008 antes mencionada.

Por tanto, los presupuestos de la vulgarización de la marca son básicamente dos: uno de carácter objetivo, como es la genericidad sobrevenida; y otro de carácter subjetivo que es la actividad o inactividad del titular del signo o marca.

En relación al presupuesto objetivo la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, afirma que «para que pueda apreciarse la vulgarización se exige, pues, en primer término un elemento objetivo, consistente en que la marca se haya convertido en la designación usual del producto o servicio para el que fue registrada» (Fundamento Jurídico 3º). En este requisito plantea enormes problemas el término “carácter usual del signo”, ya que es difícil delimitar cuándo un determinado producto alcanza ese carácter. Sobre ello ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas⁹, estableciendo que para que se considere que un signo tiene carácter usual deberá atenderse al lenguaje corriente, y no al lenguaje usado en los círculos iniciados o especializados donde intervengan comerciantes o técnicos del sector.

Respecto del presupuesto subjetivo, la vulgarización de la marca puede ser consecuencia de la actividad de su titular, aunque esto no es lo más normal, ya que dicho titular intentará con su actividad proteger los derechos que tiene sobre la marca. El caso opuesto sería cuando la vulgarización viene provocada por la inactividad de su titular. Este es un supuesto más habitual, y se considerará que se ha producido esa inactividad cuando el titular de la marca no lleve a cabo una actuación encaminada a evitar la vinculación por parte de los consumidores de su signo para los productos o servicios genéricos.

En efecto, cuando el titular de una marca empiece a percibir que el signo del cual es titular se utiliza de manera genérica por los consumidores para identificar productos o servicios, es fundamental su conducta ante dicha situación para evitar la caducidad de su marca. Con una actitud encaminada a evitar la caducidad de su marca, le será mucho más fácil defenderse ante los Tribunales por una posible solicitud de caducidad por vulgarización. A continuación, veremos una serie de conductas a modo de ejemplo que pondrían de manifiesto una intención parte del titular de la marca de evitar la vulgarización.

En primer lugar destaca la medida recogida en el artículo 35 de la actual Ley española de Marcas de 2001. Conforme a este artículo, cuando se reproduzca una marca en un diccionario, enciclopedia u otra obra similar de forma que pudiese dar la impresión de que constituye el término genérico de los bienes o servicios para los que la marca está registrada, el titular de dicha marca tendrá la posibilidad de exigir al editor de la obra que indique que se trata de una marca registrada.

En otras ocasiones, es frecuente que el producto o servicio que está amparado por una marca tenga un gran éxito en el mercado debido a su novedad o a su gran consumo por el público. Esto puede tener como consecuencia que la marca pierda ante los consumidores su función de indicar el origen empresarial y se vulgarice. Es por ello que ante una expectativa por parte del titular de la marca de que su producto o servicio tenga un gran éxito, sería recomendable que lleve a cabo una actividad que persiga especificar el carácter de marca y ponga en marcha campañas informativas para dejar clara la naturaleza marcaria de un determinado producto servicio¹⁰.

Por último, es necesario destacar que para evitar la consolidación de la vulgarización de un producto, es fundamental que se ejerzan por parte del titular de la misma todas las acciones que correspondan ante una infracción de marca por parte de un tercero, como puede ser la acción de prohibición de acceso al registro. Este punto sumamente importante, ya que como hemos tenido ocasión de comprobar anteriormente, uno de los requisitos fundamentales para que se produzca dicha vulgarización es precisamente la inactividad del titular de la marca.

Un ejemplo de vulgarización y de la conducta a llevar a cabo por el titular de la marca lo encontramos en la Sentencia del Tribunal Supremo 2651/2014, de 11 de junio. En dicha sentencia, don Eulogio y Agut Pan, SL, que se dedicaban a la producción y venta de pasteles entre otros, pretendieron la declaración de nulidad y, en su caso, de caducidad de la marca que había sido concedida a don Francisco para distinguir productos de pastelería y confitería. La marca en cuestión estaba formada por la denominación OROPESINAS, escrita con letras características y mayúsculas, sobre las que aparecía el dibujo de un pastel dentro de una bandeja. Don Francisco utilizaba dicha marca para identificar un tipo de pastelillo denominado “Oropesinas”, que él había creado en la década de los ochenta y que produce y vende en Oropesa. La causa de nulidad que invocaban don Eulogio y Agut Pan, SL era que el producto se había convertido en el comercio, por la actividad o inactividad del titular (don Francisco), en la designación usual del producto o servicio para el que estaba registrada. Finalmente el Tribunal no admitió la vulgarización de la marca debido fundamentalmente a la conducta llevada a cabo por el titular de la marca, es decir, don Francisco. Quedó probado que éste, en el momento en que detectó los primeros intentos de vulgarización de la misma (imputados a don Eulogio y Agut Pan, SL, que utilizaron el término “Oropesinas” como componente de otra, registrada a su favor) le requirió de inmediato para que cesara en su actuación, ejercitó en su contra la correspondiente acción para imponérselo y, en definitiva, hizo lo pertinente a su alcance para evitar la causa de caducidad de que se trata.

Pese a todo, cuando la vulgarización ya se ha producido y la marca caduca, el titular de la misma no podría ejercer ya el ius prohibendi, ya que ese derecho recaería sobre un signo que ha perdido su función básica, que es indicar el origen empresarial del mismo¹¹. Esto es así porque no tendría sentido que el titular de la marca que ha propiciado, con su actividad o inactividad, su vulgarización intente posteriormente prohibir que los terceros la utilicen para designar genéricamente determinados productos o servicios.

No obstante, si observamos los artículos 5.2 y 51.3 LM, éstos parecen dejar abierta la posibilidad a que un signo vulgarizado se rehabilite. En este último artículo se establece que no procederá la nulidad de una marca cuando su justa causa haya desaparecido en el momento de interponer la demanda. En efecto, el proceso mediante el cual se vulgariza una marca, con su posterior declaración de caducidad, puede ser corregido o subsanado por el titular de la misma. Sin embargo, es requisito fundamental que dicha corrección o subsanación se lleve a cabo antes de que los Tribunales declaren la caducidad de la marca por vulgarización¹².