Sentencia Tribunal Supremo 1853/2015, de 8 de mayo de 2015

Como ya tuvimos ocasión de comprobar en anteriores entradas, las marcas notorias y renombradas gozan de una protección especial con respecto a las demás. Esto es así porque debido a la gran difusión que alcanzan, se incrementa su valor y cotización en el mercado, lo que incita a terceros a realizar acciones encaminadas a obtener un aprovechamiento ilícito de su prestigio o a perjudicar su imagen y reputación. Si por algo se caracteriza el Derecho de las marcas, es por la rica y variada casuística emanada de los Tribunales, que permite ilustrar los temas tratados y facilitar su comprensión. Es por ello que en esta y en sucesivas entradas, nos ocuparemos de analizar los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo en materia de marcas notorias y marcas renombradas. Empezaremos con la Sentencia Tribunal Supremo 1853/2015, de 8 de mayo de 2015 .

MARCAS ENFRENTADAS

 En la citada sentencia las marcas enfrentadas son:

• De un lado «BANDA AZUL», marca prioritaria, que ampara productos de la clase 33, en concreto de «bebidas alcohólicas, excepto cervezas».
• De otro lado, «BARBAZUL», marca aspirante para la misma clase 33 del Nomenclátor.

EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) concedió el registro de la marca «BARBAZUL» por considerar que  no concurrían los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, argumentando que había suficientes disparidades de conjunto tanto gráficas como conceptuales como para garantizar la recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado.

Más concretamente, la OEPM justifica el motivo de la decisión atendiendo a que es cierto que Patermina banda azul es muy conocido en el mercado del sector comercial de vinos, pero debe tenerse en cuenta que:

• El consumidor lo conoce como un conjunto denominativo en el que se incluye el término Paternina. Por lo tanto, cuando dicho consumidor quiera dicho producto pedirá un Paternina banda azul y no un «banda azul».
• El gráfico de la marca prioritaria es muy característico y está constituido por una banda azul. Por su parte, la marca con la que entra en conflicto tiene un gráfico totalmente diferente y característico constituido por un caballo.

Por ello, considera el citado organismo que no existe incompatibilidad entre las dos marcas, ya que ambas tienen sustantividad propia y un contenido específico y diferenciado, no habiendo riesgo de confusión para el consumidor ante los diferentes términos que las componen.

La anterior resolución de la OEPM fue confirmada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que provocó la interposición de un recurso de casación que llevó a pronunciarse sobre el caso al Tribunal Supremo (en adelante TS) en la Sentencia 1853/2015, de 8 de mayo de 2015.

PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO

El primer motivo de casación denunciaba la infracción del artículo 6.1 a) y b) de la Ley de Marcas, argumentando que la aspirante «BARBAZUL» y la prioritaria «BANDA AZUL» para la misma clase 33 del Nomenclátor, debían considerarse incompatibles al existir un claro riesgo de confusión en el mercado.

Sin embargo, el TS entendió que el motivo debía ser desestimado por entender acorde a derecho el criterio del órgano jurisdiccional de instancia. Hay que entender razonable la apreciación de diferencias denominativas, fonéticas y gráficas entre ambas marcas. Para el alto tribunal, existen diferencias suficientes entre los dos signos, pues solamente coinciden en algunas de las letras que conforman los vocablos, siendo así que la primera es una palabra única y la segunda está compuesta por diferentes palabras «BANDA» y «AZUL», siendo fonéticamente diferenciables. Es por eso que desde la perspectiva conceptual ambos signos presentan distintividad, pues se refieren y evocan cosas diferentes.

En cuanto al punto de vista gráfico, el TS estima que también debe tenerse en cuenta que la marca aspirante (mixta) y su diseño gráfico no guardan relación con la oponente, «pues en la aspirante «BARBAZUL» se incorpora la figura de un caballo, que ninguna relación guarda con la marca prioritaria, en la que presenta una absoluta preponderancia a una banda de color azul sobre un fondo blanco, e incorpora las palabras «BANDA AZUL». Dicho argumento es complementario del relativo a la comparación denominativa y fonética».

Por tanto, no se vulnera ni lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas ni la doctrina del Tribunal Supremo sobre la mayor relevancia que, en general, ha de darse a los componentes gráficos. Lo anterior lleva a concluir que no concurre la identidad o semejanza denominativa (fonética, gráfica o conceptual) que se propugna entre los signos enfrentados suficiente que pueda generar el riesgo de confusión o asociación en cuanto al origen empresarial. Esto es así porque aún presentando ambas marcas semejanzas denominativas y fonéticas en los signos, se perciben diferenciables  para descargar la existencia de riesgo de confusión o de asociación indebida entre ellas permitiendo el acceso registral de la aspirante.

El segundo de los preceptos legales vulnerados alegados en el recurso de casación hacía referencia al artículo 8 de la Ley de Marcas, afirmando la recurrente que pese haberse reconocido la notoriedad de la marca «BANDA AZUL» no se aplicó al caso la doctrina que protege de manera especial a las marcas notorias y renombradas. En virtud de la misma, existiendo identidad entre los productos y siendo notorio en el mercado el sector del vino el signo «BANDA AZUL», bastará la relativa aproximación entre los distintivos enfrentados para impedir el registro de la nueva marca.

El anterior motivo también fue desestimado por el TS, ya que la pretendida protección reforzada solo puede otorgarse sobre la base de un riesgo efectivo de confusión o, al menos de asociación entre las marcas afectadas. Y en el presente caso ya se ha descartado anteriormente que pudiese darse un riesgo de confusión o asociación entre las dos marcas.

EL FALLO

En virtud de las argumentaciones expuestas anteriormente el TS desestimó el recurso de casación en su integridad con la preceptiva condena en costa a la parte que lo sostuvo.

SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO 1853/2015 (CONSULTA EL TEXTO ÍNTEGRO AQUÍ)

Diciembre de 2015.

© Alberto Díaz Hurtado, Abogado (autor)