Seguimos analizando los pronunciamientos en materia de marcas notorias del Tribunal Supremo (puedes leer el anterior aquí) que se han dado en este año 2015. Para realizar el citado análisis se utilizará la siguiente estructura: primero veremos las marcas entre las que surge el conflicto así como la evolución que ha seguido el mismo en las diferentes instancias; a continuación analizaremos los argumentos que sostienen las diferentes partes; posteriormente analizaremos el pronunciamiento del Tribunal Supremo para el caso concreto y por último el fallo. Sin más dilación empezamos a analizar la Sentencia Tribunal Supremo 3627/2015, de 21 de Julio.
MARCAS ENFRENTADAS
En la citada sentencia las marcas enfrentadas son:
- De un lado, «ESTRELLA DAMM», «ESTRELLA DORADA», «ESTRELLA ROSADA» y «ESTRELLA ROJA», marcas prioritarias, en todos los productos protegidos para las clases 31, 32, 33 y 35.
- De otro lado, «ESTRELLA MUDÉJAR», marca aspirante, de tipo denominativo para productos de la clase 33 del nomenclátor, en concreto para bebidas alcohólicas, excepto cervezas.
EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO
- Por resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM) de fecha 11 de junio de 2010, se concedió el registro de la marca nº 2906158 «ESTRELLA MUDÉJAR», de tipo denominativo, para productos de la clase 33 del nomenclátor.
- Por resolución de la OEPM, de fecha 21 de septiembre de 2010, se confirmó la anterior resolución al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la misma.
- La Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de 24 de julio de 2013 desestimó el recurso promovido contra las resoluciones de la OEPM.
- Frente a la anterior sentencia se interpone recurso de casación.
ARGUMENTOS DE LA MARCA PRIORITARIA (RECURRENTE EN CASACIÓN)
La mercantil recurrente basó su defensa en dos motivos principales: una vulneración del artículo 8 de la Ley de Marcas (en adelante LM) y una errónea interpretación de la protección de las marcas notorias y del principio de especialidad.
Además, alegó que es aplicable la prohibición del artículo 6.1 LM, ya que las marcas prioritarias tienen el término común Estrella (elemento esencial) y además se da una coincidencia aplicativa en la clase 33, utilizándose los mismos canales de comercialización. A todo ello habría que sumarle la notoriedad de la marca Estrella. De lo anterior se infiere para la recurrente la existencia de semejanza denominativa y fonética, con evidente riesgo de confusión y de asociación y aprovechamiento del prestigio de la misma.
ARGUMENTOS DE LA MARCA ASPIRANTE
La marca aspirante argumentó que no debía concurrir la prohibición de registro que se contiene en el artículo 6.1.b) LM, ya que entre las marcas enfrentadas existen suficientes disparidades de conjunto fonéticas, denominativas, conceptuales y gráficas como para garantizar su recíproca diferenciación. Lo anterior evita el riesgo de confusión entre los consumidores o de asociación empresarial, lo que permite su convivencia pacífica.
Además, la solicitante de la marca considera que el término Estrella es muy frecuente en el mercado, esencialmente en marcas de cerveza. Lo que unido a que la solicitada era una marca de vino, no cabe apreciar en ningún caso riesgo de confusión.
PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO (TS)
En primer lugar, el TS se pronunció sobre la aplicación o no de la prohibición de registro que contiene el artículo 6.1 LM. En lo que respecta a esta cuestión, declaró que tras «el examen fonético, denominativo, conceptual, gráfica e incluso visual, de los signos confrontados, la Sala entiende que resultan conjuntos claramente diferentes, con lo que del citado examen conjunto de los signos confrontados, como se ha dicho, se infiere disparidad suficiente como para desestimar la demanda, dado que no cabe efectuar otro examen que el global de ambos signos, sin descomponerlos». Por ello, entiende el Supremo que los signos confrontados son conjuntos diferentes y diferenciados y por ello no son confundibles. Queda acreditada la exigible diferenciación al tener los signos una diferente composición denominativa, fonética y gráfica, lo que dota a los conjuntos de diferencias evidentes.
En segundo lugar, el TS se pronunció sobre la supuesta infracción del artículo 8 LM, a la que declaró no haber lugar. La protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección. Y en este caso concreto no se aprecia que haya la existencia de riesgo alguna de confusión entre los signos enfrentados por la mera coincidencia del vocablo «estrella», no existiendo además una mínima y exigible semejanza visual o conceptual.
Un elemento importante para el TS a la hora de descartar el riesgo de confusión o asociación es la identidad aplicativa. Así, en el supuesto aquí planteado la marca solicitada lo es para vino, y las oponentes son marcas notorias de cerveza. Considera el Supremo que es indudable y estrecha la proximidad de los circuitos comerciales de vino y cerveza, ambos alcoholes de baja graduación, y más aún siendo notorias las marcas opuestas, debiéndose valorar el riesgo de confusión y de asociación «de forma estricta en grado sumo». Sin embargo, la clara diferenciación entre las marcas a la que se ha hecho referencia anteriormente hace irrelevante la ambigüedad antes referida.
En suma, de todo lo anterior se llega a la conclusión de que hay una inexistencia del riesgo de confundibilidad, ya que la marca solicitada tiene como elemento predominante no el término estrella, relativamente común en el sector de alcoholes, sino el adjetivo mudéjar, con un conjunto expresivo resultante claramente distintivo. Ello supone que no se puede apreciar un riesgo de confusión y de asociación entre los signos enfrentados, incluso con la protección reforzada de las marcas notorias opuestas. Por tanto, la concesión de la marca «ESTRELLA MUDÉJAR» resulta conforme a derecho, sin que resulte vulnerado ni el artículo 8 LM ni la jurisprudencia sobre la protección de marcas notorias.
EL FALLO
«Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por la Sociedad Anónima Damm contra la sentencia de 24 de julio de 2.013 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 412/2.010 . Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente conforme a lo expresado en el fundamento de derecho cuarto».
CONSULTA EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (AQUÍ) Y LOS EXPEDIENTES DE LAS MARCAS PRIORITARIAS (AQUÍ) Y ASPIRANTE (AQUÍ).
Diciembre de 2015.
© Alberto Díaz Hurtado, Abogado (autor)
